[行政裁判书]香格里拉国际饭店管理有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定行政纠纷案一审

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香格里拉国际饭店管理有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定行政纠纷案一审
——北京市第一中级人民法院(2003-8-4)

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6 Y* o( m/ x4 F! ~& P  u9 c) A* a（2002）一中行初字第555号
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1 r  O8 x; `  w5 J: i) e" \; ?    原告香格里拉国际饭店管理有限公司(SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT LIMITED)，住所地英属维尔京群岛托托拉岛路城威克翰姆沙州特里登会所。
    法定代表人叶龙蜚，董事长。

    委托代理人董巍，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人。
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    委托代理人杨文泉，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。
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    被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。
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    法定代表人王景川，主任。

    委托代理人许静华，国家知识产权局专利复审委员会外观申诉处审查员。
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; Y* X2 M& B- q7 j    委托代理人迟姗，国家知识产权局专利复审委员会行政诉讼处审查员。
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1 a2 P1 P# t& t, K1 H8 Z# b    第三人黄惠娟，女，汉族，原番禺市市桥镇香格里拉西餐厅业主，住广州市进步里12号。
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% M+ t9 v9 V. ~8 ?( \1 w0 Y    原告香格里拉国际饭店管理有限公司（简称香格里拉公司）不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）2002年7月23日作出的第3869号无效宣告请求审查决定（简称第3869号决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2002年11月25日受理本案后，依法组成合议庭，并按照法律有关规定通知黄惠娟作为第三人参加诉讼，于2003年7月18日公开开庭进行了审理。原告香格里拉公司的委托代理人董巍和被告专利复审委员会的委托代理人许静华、迟姗到庭参加了诉讼，第三人黄惠娟经本院公告送达参加诉讼通知及开庭传票，没有出庭应诉。本案现已审理终结。

    专利复审委员会第3869号决定系就香格里拉公司对番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅享有的第99330367.6号外观设计专利（下称本专利）所提出的无效宣告请求作出的。专利复审委员会在该决定中认定：1、本专利具有形状和图案，在生产制作中没有不能实现的部分，在技术上完全可以批量生产，属于专利法意义上的外观设计。2、香格里拉公司提供的证据均涉及“香格里拉”和“Shangri-La”商标专用权与本专利是否构成冲突的问题，由于对于某项专利权是否与商标专用权等在先合法权利相冲突的认定应以最终生效的相关部门的处罚决定或者人民法院的判决为依据。所以，仅依据商标注册的证明文件及其他案件的处理决定或判决，以本专利与在先商标专用权等在先合法权利相冲突为由请求宣告本专利权无效不能成立。3、专利法第二十三条规定的外观设计指的是产品的外观设计，而不是游离于产品之外的外观设计。香格里拉公司提供的附件6和附件7公开的是“香格里拉”和“Shangri-La”文字商标，没有产品作为其载体，因此其以此为由请求宣告本专利权无效不能成立。4、香格里拉公司提供的附件4和附件5中所示的“香格里拉”和“Shangri-La”等相关图案均为标识设计，不属于对产品的形状、图案和色彩等方面所作出的设计，因此不符合我国专利法所规定的外观设计的定义，香格里拉公司以此为证，以本专利与在先使用的招牌相近似，不符合专利法第二十三条的规定为由宣告本专利权无效不能成立。综上，专利复审委员会做出了驳回无效宣告请求，维持本专利权有效的第3869号决定。
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    香格里拉公司不服，在法定期限内向本院提起行政诉讼。其诉称：首先，本专利不符合授予外观设计专利的条件，即不是专利法意义上的外观设计。使用本外观设计的产品是西餐厅的招牌，而本外观设计专利并不涉及“招牌”的形状和色彩，其内容仅仅包括图案这一唯一要素。本外观设计图案是由艺术字体的“香格里拉”中英文字样和正楷字体的“西餐厅”中英文字样组合而成。正楷字体的“西餐厅”中英文字本身不构成图案，没有任何专利性。其全部主体核心内容“香格里拉”和“Shangri-La”早在1969年6月30日开始，即作为“香格里拉国际饭店管理有限公司”的企业名称、招牌和商标应用于国内外。与原告“香格里拉国际饭店管理有限公司”的名称、招牌相比，本外观设计是将原告名称、招牌中最核心最主要的部分取下，稍作修改而成，纯属抄袭行为，二者构成近似。因此，本专利除了不受专利保护的正楷“西餐厅”中英文字样和抄袭原告名称、招牌的艺术字体的“香格里拉”中英文字样之外，没有可予专利保护的实质内容。其次，本专利与原告在先取得的合法权利相冲突，侵犯了原告的商标专用权。原告早在1988年就已经在中国获得“香格里拉”和“Shangri-La”商标专用权。原告是世界知名的高品质宾馆和饭店服务的代表，其“香格里拉”和“Shangri-La”商标不仅代表了时尚，更是人们心中质量和信誉的保证，在广大消费者中广为熟知，知名度甚高。但本专利将原告的“香格里拉”和“Shangri-La”商标简单地组合在一起，即变成自己的设计，纯属抄袭行为。以一般消费者对二者主体易见部分的整体观察和综合判断，尤其是时间和空间相分隔的对比后，二者的区别是微乎其微的，极易给广大消费者造成混淆。原告提交的国家工商行政管理局商标局关于“Shrangri-La”和“香格里拉”商标异议裁定，均是他人将原告的“香格里拉”和“Shangri-La”商标稍加改动，注册成为自己商标的异议裁定，可以作为“相关部门的处罚决定”在本案中采用。更为重要的是，专利法实施细则第六十五条第三款规定的是提交“生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决”，与被告所要求出具的“以最终生效的相关部门的处罚决定或者人民法院的判决为依据”并不相同。该规定的立法原意是要求专利无效请求人提交一定的证据文件证明和显示权利冲突存在的状态和可能性，作为专利复审委员会适用专利法第二十三条的初始依据。被告对该规定的理解和适用是违背了立法原意的。综上所述，被告在作出第3869号无效决定时，主要证据不足，导致认定事实不清，并囿于对现有法律法规的不正确理解，得出了错误结论。据此，原告请求法院判决撤销第3869号决定，并宣告本专利权无效。

4 D* y( |: `# r8 b5 N! l    被告专利复审委员会辩称：第3869号决定所依据的是原告提出的专利法第二十三条和专利法实施细则第二条第三款；所依据的证据是原告在无效宣告请求审查程序中提交的证据。其作出的第3869号决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，请求法院予以维持。

    第三人黄惠娟没有提供书面意见，也没有出庭参加诉讼。
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    本院经审理查明：
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    “SHANGRI-LA”、“香格里拉”两文字商标由香格里拉公司申请注册，核定服务项目为第42类，包括：旅馆，备办宴席及餐馆；提供集会、会议及展览会设施；旅馆膳宿预定服务。两商标注册有效期分别为1994年10月7日至2004年10月6日和1995年2月14日至2005年2月13日。注册证号分别为769447和777861。

3 m; v6 r6 h$ Y; F7 s+ d* G' z4 I    番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅成立于1998年12月14日，企业组成形式为个人经营，经营者姓名为黄惠娟，经营范围及方式为零售、中餐、西餐。
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    1999年5月12日，番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅向国家知识产权局专利局申请了使用于产品名称为“招牌”的外观设计专利，该专利于2000年1月19日被授权公告，专利号为99330367.6。本专利授权公告的视图仅为主视图（如附图所示）。
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2 n; ?1 C4 A* ~. W3 v( ?- y    2001年1月5日，香格里拉公司就本专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由为本专利不符合专利法实施细则第二条第三款和专利法第二十三条的规定。在无效审理过程中，香格里拉公司共提交了8份附件：

    1、国家工商行政管理局商标局商标档字（2000）第468号和第469号商标注册证明复印件；

    2、国家工商行政管理局商标局关于“SHANGRI-LA”和“香格里拉”商标异议的裁定复印件；
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) `) _5 i* D, f0 i    3、国家工商行政管理局商标局编著的《商标侵权典型案例评析》一书封面及有关页复印件；
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    4、1995年6月至8月香格里拉公司在杭州市开设的香格里拉饭店进行推广宣传时印制和散发的宣传单复印件；
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    5、香格里拉公司在北京市开设的香格里拉饭店推广宣传时印制和散发的宣传单复印件；

    6、第777861号商标公告复印件；
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3 R( @  a- E% e) y    7、第769447号商标公告复印件；
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    8、国家工商行政管理局商标局商标监（1999）369号关于“香格里拉”有关问题的答复复印件。
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    2001年1月15日，番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅变更企业名称为番禺市市桥镇北城新翡翠西餐厅。2002年7月1日，该西餐厅注销企业登记。
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; B* [. L9 K$ G/ Y5 J    2002年7月23日，专利复审委员会针对香格里拉公司的无效宣告请求作出第3869号决定。
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4 \% ~% D, d$ @% P6 f    上述事实，有商标档字（2000）第468号和第469号商标注册证明、本专利公报复印件、第3869号决定、工商登记查询证明以及当事人陈述等证据在案佐证。

! ?' z7 i2 q2 T- s. l( u7 Q7 M    本院认为：
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5 C) |: A; w9 U    番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅系被告黄惠娟个人经营的企业，该西餐厅注销企业登记后的债权债务应当由黄惠娟个人承担。本专利系由番禺市市桥镇北城香格里拉西餐厅申请，虽然在该西餐厅注销企业登记后，本专利未进行著录事项变更，但专利权人应为黄惠娟。

  t; Z. ?- N5 Z! w    本案系因香格里拉公司不服专利复审委员会第3869号决定提起的行政诉讼。人民法院审理行政案件是对行政机关的具体行政行为的合法性进行审查，相对于本案而言，即应审查专利复审委员会做出第3869号决定是否具备相应的事实和法律依据。
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    原告不服第3869号决定有两个理由：其一为本专利不符合授予外观设计专利的条件，即不是专利法意义上的外观设计；其二为本专利与原告在先取得的合法权利相冲突，侵犯了原告的商标专用权。
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: m  V6 y8 F% X6 l3 a6 V7 r) K    针对原告提出的理由一，本院认为，专利法实施细则第二条第三款规定的外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。也就是说，构成外观设计的是产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合。本专利系对西餐厅招牌进行的设计。从专利公开的主视图可以看出，该招牌系长方形，具备形状要素；本专利的图案系由“香格里拉”、“Shangri-la”、“西餐厅”和“Western Restaurant”几部分文字组合、排列而成，其中“香格里拉”、“Shangri-la”系艺术字造型，已与普通字体的文字构成区别，这些文字的选择、组合和排列使本专利设计具备了图案要素。专利法实施细则所称的“新设计”，是对产品作出的新的设计。原告提供的附件均不能证明在本专利申请日以前已经有内容相同或者相近似的招牌被公开，不能否定本专利是新设计。由于本外观设计系对招牌的形状和图案的结合进行的新设计，能够在工业上应用，并形成批量生产，因此，属于我国专利法所称的外观设计。专利复审委员会就此所作认定正确。

    对于原告提出的理由二，本院认为，2000年8月25日修订并于2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第二十三条增加了“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定，该规定的目的在于保护在先权利人的合法权益。依此规定，对于与他人在先取得的合法权利相冲突的外观设计不授予专利权，已经授权的，应当宣告该专利权无效。根据审理查明的事实可以认定，原告香格里拉公司分别于1994年和1995年开始对第769447号“SHANGRI-LA”和第777861号“香格里拉”两文字商标享有商标专用权，第三人则于1999年申请本外观设计专利，故原告对“SHANGRI-LA”和“香格里拉”商标享有的专用权相对于第三人的外观设计专利权是在先取得的合法权利。原告的注册商标“香格里拉”和“SHANGRI-LA”文字系本外观设计中主要的设计要素，两商标的文字在整个外观设计中占有较大比例，是外观设计中引人注目的部分，且该外观设计使用在西餐厅的招牌上，属于原告注册商标核定使用的范围之内。在外观设计中虽未表明“香格里拉”和“SHANGRI-LA”是服务商标，但从外观设计中突出醒目使用“香格里拉”和“SHANGRI-LA”字样的方式和使用该外观设计的招牌在实际经营活动中所起到的作用来看，已经足以实现服务商标所具有的区分服务来源的功能。故本专利与原告对“SHANGRI-LA”和“香格里拉”商标享有的专用权存在构成冲突的可能。

    尽管2001年6月15日公布并于2001年7月1日实施的《中华人民共和国专利法实施细则》第六十五条第三款规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。但从该规定可以看出，生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决是专利复审委员会是否受理以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的前提条件，而不是专利复审委员会是否进行无效审查的前提。本无效宣告请求在该实施细则实施之前，已经由专利复审委员会予以受理，因此，该实施细则第六十五条第三款的规定在本案中并不适用，专利复审委员会应当就此无效宣告请求进行审理。专利复审委员会在第3869号决定中以香格里拉公司没有提供本专利与在先取得的合法权利相冲突的最终生效的相关部门的处罚决定或者人民法院的判决为由，认定香格里拉公司请求宣告本专利无效不能成立，没有法律依据。
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    综上，专利复审委员会在第3869号决定中没有正确适用专利法第二十三条的规定，对原告是否享有在先取得的合法权利以及本专利是否与原告在先取得的合法权利相冲突作出认定，该决定在认定事实和适用法律上均存在错误，应予撤销。专利复审委员会应当在原告已经提供证据证明其拥有在先取得的合法权利的情况下，就本专利是否与原告在先取得的合法权利相冲突进行审理，从而作出维持本专利权有效或宣告本专利权无效的决定。因此，本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项之规定，判决如下：

    一、撤销国家知识产权局专利复审委员会第3869号无效宣告请求审查决定；

    二、国家知识产权局专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。

    案件受理费1000元，由被告国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效之日起7日内交纳）。
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    如不服本判决，原告香格里拉国际饭店管理有限公司可于本判决送达之日起30日内，被告国家知识产权局专利复审委员会和第三人黄惠娟可于本判决送达之日起15日内，向本院提交上诉状及其副本，并交纳上诉案件受理费1000元，上诉于北京市高级人民法院。上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。

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                                  代理审判员    姜  颖

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