[行政裁判书]云南科技创业服务中心诉国家知识产权局专利复审委员会专利无效行政纠纷案一审行政判决书

小辣椒 · 发表于 2010-4-12 22:39:23

云南科技创业服务中心诉国家知识产权局专利复审委员会专利无效行政纠纷案一审行政判决书
——北京市第一中级人民法院(2003-12-8)

                              北京市第一中级人民法院

行政判决书

（2002）一中行初字第479号




  原告云南科技创业服务中心，住所地云南省昆明市东风西路81号。

  法定代表人雷蕾，主任。

  委托代理人陈鑫，北京市博景泓律师事务所律师。

  委托代理人张怡，云南省派特律师事务所律师。

  被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区西土城路6号。

  法定代表人王景川，主任。

  委托代理人唐铁军，国家知识产权局专利复审委员会化学申诉处审查员。

  委托代理人柴爱军，国家知识产权局专利复审委员会行政诉讼处审查员。

  第三人云南省生物制药厂，住所地云南省昆明市金殿青龙山。

  法定代表人张建国，厂长。

  委托代理人陆冬华，北京市嘉维律师事务所律师。

  委托代理人毕文胜，北京市嘉维律师事务所律师。

  第三人田江，男，汉族，1957年6月12日出生，住北京市海淀区志强北园12号楼3单元603号。

  委托代理人陆冬华，北京市嘉维律师事务所律师。

  委托代理人毕文胜，北京市嘉维律师事务所律师。

  原告云南科技创业服务中心（以下简称创业服务中心）不服被告国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）于2002年4月28日作出的第3793号无效宣告请求审查决定（以下简称第3793号决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2002年10月9日受理此案后，依法通知云南省生物制药厂（以下简称生物制药厂）、田江作为第三人参加本案诉讼，并于2003年3月24日、2003年7月23日公开开庭进行了审理，创业服务中心委托代理人陈鑫、张怡，专利复审委员会委托代理人唐铁军、柴爱军，第三人生物制药厂及田江的委托代理人陆冬华、毕文胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

  被告专利复审委员会针对“一种灯盏花注射液制备工艺”的发明专利（专利号93104701.3，以下简称本专利）做出第3793号决定，该决定认定：

一、专利法实施细则第六十五条第二款规定，在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求宣告专利权无效的，专利复审委员会不予受理。

就本案而言，专利复审委员会仅就第1393号无效宣告请求审查决定（以下简称第1393号决定）的请求人生物制药厂的无效宣告请求作出过审查决定。在该请求中并未提交过请求人田江所提交的附件1”中的“编辑说明”第1－2页，而且这两页证据材料是请求人田江在案件审查过程中反复强调，并用以支持其主张的重要依据。因此本合议组认为，对于请求人田江的无效宣告请求的受理符合专利法实施细则及《审查指南》有关规定。创业服务中心认为对于请求人田江的无效宣告请求不应受理的主张不能成立。

二、被请求人在口头审理中明确表示，对于请求人田江提交的附件1”-3”的真实性均无异议。

附件1”中的《中文科技资料目录－中草药》1983年第2期是北京市高级人民法院第（2000）高知终字第43号行政判决书中认定的公开出版物。该《中文科技资料目录－中草药》的“编辑说明”第7条中明确记载有“读者若需索取原始文献，可直接向期刊资料的编印单位或文献作者单位联系；亦可写信给本刊编辑部，注明‘题录顺序号’、‘资料索取号’及所需份数，办理付款复制。”这样的文字。根据该“编辑说明”所记载的内容，这里所说的“本刊编辑部”即为国家医药管理局中草药情报中心站的《中文科技资料目录－中草药》编辑部。该《中文科技资料目录－中草药》第23页第二栏中有：“ZY831833灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革－沐婉芬等；《全国中药炮炙中药制剂学术会议论文汇编（第六辑）》（以下简称《论文汇编》），中国药学会，1982，5－1－10、津中药研82H9”这一文字记载。根据该《中文科技资料目录－中草药》“编辑说明”第1至6条所做的说明，可以得知该文章的顺序号为ZY831833，载有该文章的期刊的出版年度为1982年，期刊索取号为82H9。综合上述证据内容，及《审查指南》第四部分第一章第12.2.3节关于“认定技术（或设计）是否公开，关键是要认定公众中的任何人想要得知该技术（或设计）就能够得知的状态是否存在”这一原则，合议组认为，当一份公开出版物在其编辑说明中明确表示，读者需要该期刊中所列文献，只要“写信给本刊编辑部，注明‘题录顺序号’‘资料索取号’及所需份数”即可办理付款复制，得到所需文献时，可以确认，该所需文献在此时必定已经处于公开状态。依此原则可以确认，“灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革”一文在1983年即处于公开状态，可以作为评价本专利新颖性和创造性的对比文献。虽然创业服务中心认为“灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革”（即对比文献1）不能作为本专利的现有技术，认为《中文科技资料目录－中草药》中报道的资料分为公开和内部医药期刊资料两种，对比文献1为内部资料，不对外公开，且提供了《中文科技资料目录－中草药》编辑部及中国中医研究院图书馆期刊室分别于1999年4月2日及1999年4月28日出具的刊载有对比文献1的《论文汇编》为“会议内部交流，不对外公开”和“为内部资料，1994年以前存放在内部资料室，不是公开出版发行的论文集”的反证1’和2，但合议组注意到：（1）出具上述两个反证的证人均未出庭为其证言作证；而且《中文科技资料目录－中草药》编辑部不是该论文的汇编单位，其不具备认定上述《论文汇编》是“会议内部交流，不对外公开”的资格，何况其所认定的对象是在16年前于该编辑部编辑的《中文科技资料目录－中草药》上登录了其中的一篇文章的一个标题，因此该证言的可信性是非常低的。其次，“内部人员”这一表述在当时并没有明确的界定。北京市高级人民法院对于其封底明确载有“内部发行”字样的《中文科技资料目录－中草药》认定为公开出版物的事实也表明，在当时的环境下，“内部”两字并不等同于不向公众公开。（2）至于中国中医研究院图书馆期刊室的证明，仅能说明其对于自身所拥有的上述《论文汇编》的处置方式，并不能证明在其管理范围之外的该《论文汇编》，不能为公众所知。（3）经过公证的书证，其证明力大于证人证言。因此，反证1’及2不能证明对比文献1在本专利申请日前没有公开。反证2’是莫静义在上述《论文汇编》编辑成册19年后作出的证言，其准确性难以确认。而且如上文所述，其中的“内部交流”一词在当时的准确含义无法确定。创业服务中心提交的国家医药管理局天津药物研究院图书馆于1999年4月2日出具的反证1，由于其证明的可靠性不能保证，且已被北京市高级人民法院第（2000）高知终字第43号行政判决书判定不予采信，故此本决定中对该反证也不予采信。综合考虑上述因素后合议组认为,创业服务中心关于对比文献1没有在本专利申请日前公开的主张因缺乏有证明力的证据支持而不能被采信。

三、本专利权利要求1所述技术方案的技术主题是灯盏花注射液制备工艺。对比文献1中公开了一种灯盏花有效成分的提取分离方法。二者的技术方案对比如下：



  本专利权利要求1 对比文献1（P5－2页）

  一种灯盏花注射液的制备工艺灯盏花有效成分的提取分离

  将灯盏花全草水提醇沉全草水煎，95％乙醇沉降

  减压浓缩药液为浸膏减压浓缩至无醇味

  精提,

  精提是在水提醇沉的浓缩浸膏pH值不超过5的条件下，

  用至少为浸膏重量2倍的乙酸乙酯进行提取

  调PH至2



  乙酸乙酯萃取，合并萃取液



  再减压浓缩精提液为浸膏减压浓缩至厚膏状

  加水稀释注射用水溶解

  加活性炭煮沸, 过滤活性炭煮沸，滤过

  加氯化钠至溶解用氯化钠调节等渗

  调pH值为中性调PH7－8



进行比较后可以看到，对比文献1没有公开权利要求1中的乙酸乙酯的用量。因此可以认定，权利要求1相对于对比文献1具备新颖性。但是对于制药行业的普通技术人员而言，在知道使用何种萃取剂、需萃取的活性成分及待萃取的物料中活性成分的含量后，只需经简单的实验就可以确定萃取剂的用量，并不需要花费创造性的劳动。而且本领域技术人员都知道，萃取剂的用量越大，对于待萃取成分的萃取效果也越好。本专利说明书中记载的本专利的效果为：“产品纯度高，每毫升含总黄酮量至少4.5毫克，质量稳定至少存放两年无沉淀，不含助溶剂”（参见其授权公告文本第2栏第3段）。对比文献1中制得的注射液总黄酮含量为5mg/ml，放置多年未见沉淀析出，产品澄明度也较好，质量较稳定，可供静脉注射（参见该文献第5－2页倒数第4行至第5－3页第3行）。将二者比较后可以看出，权利要求1的技术方案不仅是本领域技术人员在现有技术的教导下易于完成的，而且相对于现有技术也没有取得有益的效果，因此不具有创造性。

权利要求2是权利要求1的从属权利要求，是对于乙酸乙酯纯度的进一步限定。在医药行业，使用化学纯或分析纯溶剂做萃取剂是公知的常识，因此，在权利要求1相对于现有技术不具备创造性的前提下，权利要求2也不具备创造性。

权利要求3也是权利要求1的从属权利要求，其中对于权利要求1技术方案中的各个技术特征做了进一步的限定，现将其与对比文献1所公开的技术方案同时列在下表中：



  本专利权利要求3 对比文献1（P5－2页）

  50千克灯盏花全草加水超过药材面15厘米，加热煮沸，共提取三次，合并三次提取液粗过滤去渣灯盏花全草水煎三次，煎汁过滤、合并

  将所得药液低温减压浓缩得到25千克浸膏减压浓缩至比重1.13（80oC热测）

  加入浸膏三倍量的90％乙醇沉降加入95％乙醇三倍量沉降

  再将所得药液低温减压浓缩为12.5千克浸膏吸取上清液，减压浓缩至无醇味（体积约为生药量的2：1）





  加盐酸调PH不超过5 6NHCl调PH至2左右

  加入浸膏3倍量的乙酸乙酯提得精提液，所得精提液低温减压浓缩为1千克浸膏乙酸乙酯萃取，合并萃取液，减压浓缩至厚膏状

  加水稀释至50000毫升，加入热注射用水溶解，调PH为7－8，体积为生药量的1：2

  加活性炭煮沸半小时，过滤加氯化钠至溶解，搅拌均匀，测定含量，加注射用水至所需量，调pH值为中性加入5％活性炭煮沸30分钟，滤过，加入注射用水，经测定总黄酮含量后，配置成5mg/ml溶液，用氯化钠调节等渗…包装



进行对比后可以看出，二者的区别在于，对比文献1没有公开权利要求3中的全草量与水量的用量比及萃取剂的用量，没有用“低温”两字限定减压浓缩，以及对比文献1对于浓缩程度的表达方式与权利要求3不同，最后一步的调节溶液酸碱度的先后略有差异。创业服务中心在本案的审理过程中，坚持认为上述差异是实质性的，是本专利的创造性所在。合议组经审查后认为：（1）用水煎煮中草药的水－药用量比是生活常识，普通人都知道，在煎药时水量要浸没中药材的表面，本专利权利要求3所记载的水－药用量比对于本领域技术人员而言并不是一个实质性的特点，原说明书中也从未提及该特征是本专利对于现有技术的贡献所在。（2）对于本领域技术人员而言，含水药液进行减压浓缩时的温度必然低于常压浓缩的温度，这是公知的常识。合议组同时注意到，在原说明书中并没有记载具体的温度。如果该特征是创业服务中心的发明点所在，或能够给本专利带来意想不到的效果，则应当将具体的温度范围或温度点记载在其说明书中，同时阐明该特征给本专利带来的有益效果。（3）萃取液浓缩的程度有不同的表达方式，在本案审理过程中，虽然创业服务中心始终坚持其浓缩程度这一技术特征没有为对比文献1所公开，但并没有提供可对比的数据证实二者确实存在显著差异。此外，由于本专利及现有技术所涉及的产品最终均用于静脉注射，其PH值的数值范围是由国家有关医药标准规定的，二者不可能有实质性的差异。在此情况下，对于本领域技术人员而言，调节PH值的先后不会带来实质性的改变。更为重要的是，无论是本专利说明书所记载的内容，还是创业服务中心所提供的各种反证，均不能证明上述差异给权利要求3带来了显著的进步。因此合议组认为，与对比文献1相比，权利要求3也不具备创造性。

由于本专利权利要求1-3与对比文件1所记载的现有技术相比，缺乏突出的实质性特点和显著的进步，因此不符合专利法第二十二条第三款的规定。在此情况下，合议组对于涉及本专利的其它无效理由和证据不再进行评述。

专利复审委员会作出第3793号决定，宣告93104701.3号发明专利权无效。

原告创业服务中心不服该决定，向本院提起诉讼，诉称：1993年4月22日，创业服务中心向国家专利局提出了名称为“一种灯盏花注射液制备工艺”的发明专利申请，申请号为93104701.3。本专利申请经国家专利局审查合格后，于1996年6月29日被公告授予专利权。1998年3月11日，生物制药厂以本专利不符合专利法第二十二条丧失专利三性的条件为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求，专利复审委员会于1999年6月25日作出第1393号决定，以创业服务中心的发明专利不具有创造性为由，宣告该发明专利权无效。创业服务中心依法提出起诉，北京市第一中级人民法院做出（1999）一中知初字第160号行政判决书，判决撤销专利复审委员会第1393号决定，并重新对第三人生物制药厂的无效宣告请求作出无效宣告审查决定。专利复审委员会及第三人生物制药厂不服一审判决，提出上诉，北京市高级人民法院做出（2000）高知终字第43号行政判决书，判决驳回上诉，维持原判。终审判决生效后，生物制药厂分别以自己的名义和田江的名义于2000年12月5日、2001年9月28日以同样的证据材料再次向专利复审委员会请求宣告本专利无效，专利复审委员会将三案合一，于2002年4月28日再次做出第3793号决定，决定宣告本专利无效。专利复审委员会作出的再次无效请求审查决定在程序和实体上都是错误的。程序的错误：根据国家知识产权局局长令（第十二条），专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准是《审查指南》，在《审查指南》第四部分第3章第3.3－3不再理原则：“对已审结的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理。”而本案所涉及的复审决定中，第3793号决定请求人均是以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，依照规定不应受理，同时在《审查指南》同章第4.2形式审查的处理也规定：“（7）在专利复审委员会就一项专利已作出无效宣告请求审查决定后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，不予受理。”但是专利复审委员会不但受理了第3793号决定请求人的无效宣告请求，而且为此又做出决定，显然是程序上违反法规。实体上的错误：本案涉及到的文献《论文汇编》系一个手刻、油印小册，即无刊号，也无任何公开出版的说明和情况，可以肯定是非公开出版物。而是否可从《中文科技资料目录－中草药》的目录中引导使该汇编处于公开状态呢？在目录中“编辑说明”部分首当其冲就载明“专门报道公开和内部医药期刊资料等方面的题录”，首先《论文汇编》不是期刊，再者即便是期刊，其内部医药资料也不能就视为公开状态，而“编辑说明”第7条中所说的“读者若需所取原始文献，可直接向期刊资料的编印单位或文献作者单位联系”，则存在两种情况，其一是若该原始资料该编辑部存有且是公开状态，则可能可以复制。其二若该原始资料是由作者声明的需保密的资料，想必该编辑部也无权擅自给他人复制；若该原始资料该编辑部本身就没有保存或者持有，则该编辑部就没有可能复制。而本案所涉及的文献《灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革》，首先，该文章的作者在提交文献时，曾声明过保密，编辑部无权给他人复制；再者，所印有的《论文汇编》，该编辑部在其后也没有保存，也无从给他人复印，上述事实已由北京中院、高院判决中所认定，所以可以证实该文章不是处于公开状态，本案所争议的第3793号决定的认定是错误的。决定的实体内容的分析和认定直接对抗生效判决。无效决定中对证据作出的认定和分析，与两级法院生效的终审判决相悖。由两级法院认定的不是处于公开状态的文章，并责令专利复审委员会重新作出决定，但专利复审委员会的再次决定却还是要坚持原决定的错误，认定非公开状态的文章为公开状态，并且把文章与专利内容有实质差别并不影响专利创造性，而认定专利与文章一致，直接背离专利法、专利法实施细则和《审查指南》的相关规定。综上所述，专利复审委员会第3793号决定是错误的，请求法院依法撤销该决定。

  专利复审委员会辩称：专利复审委员会在作出第3793号决定前，仅就第1393号决定请求人生物制药厂的无效宣告请求作出过审查决定，在该请求中，请求人并未提交过第3793号决定请求人生物制药厂所提交的附件2’－4’和请求人田江所提交的附件1”中的“编辑说明”第1－2页。因此，对于第3793号决定请求人生物制药厂及田江的无效宣告请求的受理符合专利法实施细则及《审查指南》有关规定。第3793号决定并不存在程序违法的问题。北京市第一中级人民法院及北京市高级人民法院确实就本专利作出过第（1999）一中知初字第160号行政判决书和第（2000）高知终字第43号判决书，但是上述两个判决所针对的只是专利复审委员会于1999年6月22日作出的第1393号决定，该决定是针对第1393号决定请求人生物制药厂所提出的事实和理由作出的。第3793号决定请求人生物制药厂及田江在法院作出上述判决后分别提交了新的证据，专利复审委员会的第3793号决定是在将上述三个无效请求中所提交的证据和理由合案审理后作出的。第3793号决定所使用的证据来自于请求人田江所提交的证据，而两级法院均没有对于第3793号决定请求人生物制药厂及田江所提交的新证据进行过审查，更谈不上进行判决。因此说第3793号决定与法院判决相悖是没有依据的。至于第3793号决定中所使用的对比文献的公开性和创造性，在该决定的理由部分已经作了详尽和充分的说明。请求法院驳回创业服务中心诉讼请求，维持第3793号决定。

  第三人生物制药厂及田江未提交书面意见，庭审过程中表示同意专利复审委员会的意见。

  经审理查明：

  第3793号决定涉及发明名称为“一种灯盏花注射液制备工艺”、专利号为93104701.3的发明专利权，申请日为1993年4月22日，授权公告日为1996年7月31日，专利权人为原告创业服务中心，授权的权利要求书如下：

  “1、一种灯盏花注射液的制备工艺，它是将灯盏花全草水提醇沉，减压浓缩药液为浸膏，精提，再减压浓缩精提液为浸膏，加水稀释，加活性炭煮沸，过滤，加氯化钠至溶解，搅匀，加注射用水，调pH值为中性，过滤，灌封灭菌制成，其特征在于精提是在水提醇沉的浓缩浸膏pH值不超过5的条件下，用至少为浸膏重量2倍的乙酸乙酯进行提取。

2、根据权利要求1所述的制备工艺，其中所述的乙酸乙酯为化学纯或分析纯。

  3、根据权利要求1所述的制备工艺，它是将50千克灯盏花全草加水超过药材面15厘米，加热煮沸，共提取三次，合并三次提取液粗过滤，去渣；将所得药液低温减压浓缩得到25千克浸膏，加入浸膏三倍量的90％乙醇沉降，再将所得药液低温减压浓缩为12.5千克浸膏，加盐酸调pH值不超过5，加入浸膏3倍量的乙酸乙酯精提得到精提液，再将所得精提液低温减压浓缩为1千克浸膏，加水稀释到50000毫升，加活性炭煮沸半小时，过滤，加氯化钠至溶解，搅拌均匀，测定含量，加注射用水至所需量，调pH值至中性，过滤，灌封，灭菌。”

生物制药厂于1998年3月11日，以本专利不符合专利法第二十二条为由，请求专利复审委员会宣告本专利权无效，认为本专利的工艺已在1982年《论文汇编》中公开发表。认为本专利不符合专利法第二十二条有关新颖性和创造性的规定，本专利与作为对比文献的附件2所公开的内容相比，本专利的权利要求1被附件2完全覆盖，无新颖性和创造性;权利要求2的技术特征是本领域一般技术人员的常识，无创造性;权利要求3的制备工艺与附件2相比，不具备创造性，不符合专利法第二十六条第四款规定。请求人同时提供了如下附件：

  附件1：中文科技资料目录。

  附件2：《中文科技资料目录－中草药》。

  附件3：《论文汇编》及“灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革”一文。

  附件4：（1999）京证经字第07779号公证书，内容为对1999年4月13日从中国中医研究院科技期刊阅览室复印《中文科技资料目录－中草药》1983年第2期及《全国中药炮炙中药制剂学术会议论文汇编》（第六辑）的行为进行公证。其中《中文科技资料目录－中草药》1983年第2期与其提交的附件2是相同的文件，即《中文科技资料目录－中草药》1983年第2期，包括封面、第23页及封底的复印件，封面内容有“中文科技资料目录”、“中草药”、“1983、2”、“国家医药管理局中草药情报中心站”，第23页内容有“灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革、沐婉芬等；《全国中药炮炙中药制剂学术会议论文汇编》（第六辑），中国药学会，1982，5－1∽10”、“津中药研82H9”，封底内容有“《中文科技资料目录－中草药》征订启示”、“为满足广大读者要求和保持该刊完整不断，国家医药管理局天津中药情报研究室继续以内部资料的形式，接《中文科技资料目录－中草药》1982年第2期〔总第17期〕内容，继续编辑出版《中文科技资料目录－中草药》，本刊仍采用16开本，1983年改为季刊，每期100页左右，内部发行，收工本费1.25元（邮费在内），全年5.00元，欢迎读者订阅。如贵处需订阅该刊，请直接向我所索取订单，办理订阅手续。（详见订阅单）。我所地址：天津市南开区西湖村。国家医药管理局天津中药研究所技术情报研究室、1983年6月”、“限国内发行、（半月刊）、1983年第2期（总第19期）、1983年6月30日、定价1.25元、编辑出版者：国家医药管理局中草药情报中心站（天津市南开区西湖村天津中药研究所）、印刷者：河北省香河县印刷厂”。第07779号公证书所涉及的《全国中药炮炙中药制剂学术会议论文汇编》（第六辑）中“灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革”一文与附件3内容一致，包括《全国中药炮炙中药制剂学术会议论文汇编》封面及文章内容，该《论文汇编》为油印本，封面显示有《全国中药炮炙中药制剂学术会议论文汇编》（第六辑）、（书面交流）、1982年5月27日、江西庐山的内容，文章标明作者为上海中药制药二厂沐婉芬、龚静义。

  在此次无效宣告审查程序中，创业服务中心了如下反证：

  反证1：国家医药管理局天津药物研究院图书馆于1999年4月2日出具的证明，内容为该馆收藏的国家医药管理局中草药情报中心站内部收编的《论文汇编》“灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革”一文属内部会议资料，一般不对外公开，仅供院内特定人员借阅用，现已找不到原文。

  反证2：中国中医研究院图书馆期刊室于1999年4月28日出具的证明，内容为该室于1982年收集了《论文汇编》，为内部资料，1994年以前存放在内部资料室，不是公开出版发行的论文集，无刊号，无书号。

  1999年6月22日，专利复审委员会作出第1393号决定，认为本专利与附件3所涉及的现有技术相比缺乏创造性，宣告本专利专利权无效。

  创业服务中心不服专利复审委员会的上述审查决定，向本院提起诉讼。2000年5月30日，本院作出（1999）一中知初字第160号行政判决书，判决撤销被告专利复审委员会第1393号决定，并重新对第三人生物制药厂的无效宣告请求作出无效宣告审查决定。判决后，专利复审委员会不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于2000年11月23日作出（2000）高知终字第43号行政判决。判决认为：第1393号决定确认本案专利权无创造性，主要依据是附件2《中文科技资料目录－中草药》1983年第2期和附件3《灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革》一文。分析这两份对比文件，附件2为公开出版物，且属于申请日前的公开出版物。双方争议的焦点在于附件2是否能证明《灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革》一文已公开，附件2只刊登了《灯盏花有效成份分的提取分离及其制剂的改革》一文的标题，因此不能得出《灯盏花有效成份分的提取分离及其制剂的改革》一文已经公开的结论。附件3是以油印形式出现在《论文汇编》中，载有该文件的书刊既没有统一的书号、印刷厂家，也没有审批单位等合法、正式出版物所必须的合法手续。同时专利复审委员会没有证据证明参加1982年中国药学会、全国中药炮炙、中药制剂学术会议的与会者为非特定人员以及在会上发表的《灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革》一文是在非特定人员中进行的“书面交流”，现有证据也不能证明参加会议以外的非特定人员当时在公开场合及专利申请日前可以通过正常途径得到该论文。况且，创业服务中心提供了《论文汇编》为内部资料，不是公开出版物的证明，故应认定附件3在专利申请日前并不为公众所知，不能成为评价本专利创造性的对比文件，第1393号决定认定本专利不具备创造性，根据不足。判决驳回上诉，维持原判。

  2000年12月5日，生物制药厂以本专利不符合专利第二十二条为由，再次请求专利复审委员会宣告该专利权无效。认为，根据中国中医研究院及其图书期刊室的书面证言以及专利法第二十四条第二款的规定，可以确认《论文汇编》中收集的论文《灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革》在本专利申请日前的1982年已经公开。同时生物制药厂提供了如下附件：

  附件1’：（1999）京证经字第07779号公证书。

  附件2’：中国中医研究院图书馆期刊室于2000年9月25日出具的证明，内容为《论文汇编》为该馆于1982年收藏，自收入该馆后即向读者开放，读者可以借阅、复印。

  附件3’：中国药学会于2000年10月11日出具的说明。

  附件4’：中国药学会章程。

  附件5’:中国药学会营业执照。

  附件6’：王孝涛2000年12月29日情况说明。

  附件7’：原玉通2000年12月28日情况说明。

  2001年1月31日，专利复审委员会收到了创业服务中心针对专利复审委员会2000年12月5日的转文进行的答复，其中指出：附件2’本身不是本专利申请日前公开的文献，不能作为对比文献使用；而附件1’（包括公证书）均不能证明本专利的技术主题内容已在申请日前公开，所以请求人所提供的公证书不能证明本专利没有专利性。附件2’与该图书馆以前出具过的证明是同一个问题的两个面，附件2’不能表明论文集于申请日前处于公开状态。对于中国药学会的说明，创业服务中心认为其“显然与实际事实不符合”。对于附件4’,创业服务中心认为，“仅从地址和邮政编码两项内容就可明确得知这根本不是82年的章程”。“请求人所提供的全部证据不足以说明本专利不具备专利性”。创业服务中心同时提交了一份反证材料，该材料与前述反证材料2相同。

  创业服务中心提供两份反证材料：

  反证1’：《中文科技资料目录－中草药》编辑部于1999年4月2日出具的证明，内容为《中文科技资料目录－中草药》1983年第2期刊载的《灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革》，《论文汇编》属会议内部交流，不对外公开，只限内部人员借阅，现无原文。

  反证2’：莫静义2001年6月30日“关于《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文的情况说明”，表明其为该文作者之一，1982年曾收到中国药学会关于召开全国中医炮炙、中药制剂学术会议的通知，要求征集论文在会议内部交流，会议组织者表示资料仅现内部交流。

  2001年9月28日，田江以本专利不符合专利法第二十二条规定为由，请求专利复审委员会宣告本专利权无效，主张附件1”第2页的“编辑说明”第7条中清楚地说明：“读者若需索取原始文献，可直接向期刊资料的编印单位或文献作者单位联系，亦可写信给本刊编辑部，注明‘题录顺序号’‘资料索取号’及所需份数，办理付款复制”。通过以上的内容可以得出，公众可以通过查阅公开出版发行的1983年第2期《中文科技资料目录－中草药》得到作为对比文件的《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂的改革》一文的标题及出处，并按1983年第2期《中文科技资料目录－中草药》“编辑说明”的指引，得到对比文件的全文，因此该技术已经通过符合专利法规定的方式公开。据此，田江认为《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂的改革》一文可以作为本专利的有效的对比文件。由于该文章的公开，本专利失去了新颖性。田江提供了如下附件：

  附件1”：（2001）京石证字第1770号公证书，内容为对2001年9月17日在北京图书馆借阅《中文科技资料目录－中草药》1983年第2期及对其目录封面、编辑说明、第23页及封底的内容进行复印的行为进行公证，复印的内容比附件4增加了两页“编辑说明”的内容，内容包括：“《中文科技资料目录－中草药》是1977年7月全国科技情报检索刊物协助会议统一组织协调的一套检索刊物之一。作为读者检索中草药方面技术文献资料的工具，专门报道公开和内部医药期刊资料等方面内容的摘录，由科学技术文献出版社出版，……读者若需索取原始文献，可直接向期刊资料的编印单位或文献作者单位联系，亦可写信给本刊编辑部，注明‘题录顺序号’‘资料索取号’及所需份数，办理付款复制。……国家医药管理局中草药情报中心站”。

  附件2”：（2001）京石证字第1769号公证书，内容为对2001年9月17日在中国中医研究院图书馆借阅《论文汇编》及对其封面、目录、第5－1至下5－9页“灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革”一文复印的过程进行公证。

  附件3”：《中国药学年鉴》复印件共2页。

  创业服务中心陈述意见表示：根据《审查指南》第三章3.3“一事不再理原则”，田江所提出的理由和附件与1998年3月11日创业服务中心提出的无效理由和证据相同，应该不予受理。田江认为根据《中文科技资料目录－中草药》题目旁的顺序号及索取号，即可索取到题录所示的论文内容，只是请求人的主观臆想。《中文科技资料目录－中草药》专门报道公开和内部医药期刊资料等方面的题录，题录当中有“公开”的和“内部”的资料，并不是一概而论，本案的资料是属于“编辑说明”中的“内部资料”，证据有二：（1）《中文科技资料目录－中草药》编辑部1999年4月2日出具的“证明”，该证明明确了本案资料属“内部”资料；（2）请求人I曾当庭向法院陈述不能用该题录索取号索取到本案技术资料。而且该文献的收藏单位早在1999年4月28日已证实在1994年前该文献是非公开的，不是非特定人可借阅的。附件3”的内容与本案没有直接关系。田江所提交的三份证据均不能破坏本专利的新颖性和创造性。创业服务中心同时再次提交了反证材料1’及2。

  专利复审委员会于2002年4月28日做出第3793号决定。

  在庭审过程中，创业服务中心表示对第3793号决定就本专利权利要求1及权利要求3的创造性的评价存在异议。

  以上事实，有中文科技资料目录、《中文科技资料目录－中草药》、《全国中药炮炙中药制剂学术会议论文汇编》（第六辑）、“灯盏花有效成份的提取分离及其制剂的改革”一文、（1999）京证经字第07779号公证书、国家医药管理局天津药物研究院图书馆1999年4月2日证明、中国中医研究院图书馆期刊室1999年4月28日证明、第1393号决定、北京市第一中级人民法院（1999）一中知初字第160号行政判决书、北京市高级人民法院（2000）高知终字第43号行政判决书、中国中医研究院图书馆期刊室2000年9月25日证明、中国药学会2000年10月11日说明、中国药学会章程、中国药学会营业执照、王孝涛情况说明、原玉通情况说明、莫静义“关于《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文的情况说明”、（2001）京石证字第1770号公证书、（2001）京石证字第1769号公证书、《中国药学年鉴》复印件、当事人陈述等证据为证。

  本院认为：根据专利法实施细则第六十五条第二款的规定，在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。第3793号决定的审理涉及三个无效宣告请求，即生物制药厂于1998年3月11日提出的无效宣告请求、生物制药厂于2000年12月5日提出的无效宣告请求及田江于2001年9月28日提出的无效宣告请求。关于生物制药厂于1998年3月11日提出的无效宣告请求，由于本院（1999）一中知初字第160号行政判决书及北京市高级人民法院（2000）高知终字第43号行政判决书均要求专利复审委员会重新对该请求作出决定，故专利复审委员会对该请求重新进行审理并无不当。就该请求的审理，第3793决定对于生物制药厂宣告无效的理由及证据并未予以认可，故第3793号决定对该请求的审理与本院（1999）一中知初字第160号行政判决及北京市高级人民法院（2000）高知终字第43号行政判决并无违背之处。关于请求人生物制药厂于2000年12月5日提出的无效宣告请求，其提交的证据为附件1’－附件7’，其中附件1’及附件2’为其在第1393号决定审理过程中已提交的证据，附件3’－附件7’为新提交的证据，其内容均为对附件1’及附件2’证明内容的说明。第3793号决定对该请求的理由及证据1’－附件7’均未评述，也未将其作为决定的根据，故第3793号决定对该请求的审理亦无不当之处。关于田江于2001年9月28日提出的无效宣告请求，请求人田江提交的证据为附件1”－附件3”，其中附件1”中所涉及的证据虽也为《中文科技资料目录－中草药》中的内容，与生物制药厂提交的附件2、附件4、附件1’相同，但附件1”所提交的内容为除《中文科技资料目录－中草药》的目录封面、第23页及封底的内容外，还提交了“编辑说明”。生物制药厂在其于1998年3月11日提出的无效宣告请求中并未将“编辑说明”作为证据提交，第1393号决定及本院（1999）一中知初字第160号行政判决书、北京市高级人民法院（2000）高知终字第43号行政判决书对“编辑说明”均未审理，且该“编辑说明”的内容对于本案事实的认定具有实质性的意义，故该“编辑说明”属于新证据。因此，田江提出的无效宣告请求虽也是以本专利相对于《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文不符合专利法第二十二条的规定为理由，但因其提交了新的证据，故不属于以同样的理由和证据请求无效宣告。专利复审委员会受理田江所提出的无效宣告请求并以其提交的证据为根据作出第3797号决定，在程序上并无违法之处。

本案所涉及的主要证据为《中文科技资料目录－中草药》及《论文汇编》中收载的《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文，《中文科技资料目录－中草药》及《论文汇编》均为生物制药厂及田江从公共图书馆经公证程序借阅、复制而来，故两份证据的真实性应予认可，创业服务中心对此亦未提出异议。《中文科技资料目录－中草药》表明的发行日期为1983年6月，故可认定其于本专利申请日前已开始发行。该期刊封底的“征订启示”中虽有内部发行的字样，但根据生物制药厂及田江所提交的证据，该期刊可在公共图书馆中自由借阅，创业服务中心未提供证据证明该期刊在本专利申请日前处于不公开发行的状态，从该期刊本身也难以确定内部发行的范围，故该期刊应认定为公开出版物。《中文科技资料目录－中草药》中已将《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文的题目收入，且表明该文收载于《论文汇编》，故《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文及《论文汇编》在《中文科技资料目录－中草药》1983年6月发行之前已确实存在。根据《中文科技资料目录－中草药》的“编辑说明”可知，对于阅读过公开出版物《中文科技资料目录－中草药》的读者而言，能够知道《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文的存在，且知道收载该文的刊物，以及该刊物的编印单位中国药学会。读者完全有可能向中国药学会索取该文，或通过国家医药管理局中草药情报中心站以有偿的方式复制该文。根据现有证据，不能证明中国药学会及国家医药管理局中草药情报中心站在本专利申请日前，对该文内容承担保密义务，或对该文的提供有限制性的规定，《论文汇编》本身亦没有限定交流范围的内容，故应认定《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文在本专利申请日前已处于公众可以获得的状态。创业服务中心虽提交了相关证据证明该文属于内部资料及仅限于内部交流，但均系纠纷发生后相关单位所做陈述，无其它证据予以佐证，这些说明的内容与《中文科技资料目录－中草药》“编辑说明”的内容相矛盾，不应作为认定事实的根据。因此，《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文可以作为评价本专利新颖性及创造性的对比文件。

由于第3793号决定系在认定田江在本次无效宣告请求提交的新证据“情况说明”基础上作出的决定，其审理内容与第1393号决定不同，而本院（1999）一中知初字第160号行政判决书及北京市高级人民法院（2000）高知终字第43号行政判决书系针对第1393号决定作出的，故第3793号的审理内容与两级法院上述判决是不一致的。因此，第3793号决定在新证据基础上认定《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文可以作为评价本专利的对比文件，与人民法院的生效判决并无矛盾之处。

  关于本专利相对于对比文件《灯盏花有效成分的提取分离及其制剂改革》一文是否具备创造性。进行比较后可以看到，对比文件没有公开权利要求1中的乙酸乙酯的用量，但是对于制药行业的普通技术人员而言，在知道使用何种萃取剂、需萃取的活性成分及待萃取的物料中活性成分的含量后，只需经简单的实验就可以确定萃取剂的用量，并不需要花费创造性的劳动。创业服务中心主张量的问题是重要的，可以保持精度和纯度，但并未说明本专利在用量方面的区别何以是本领域普通技术人员所意想不到的，且带来何种有益效果。创业服务中心主张本专利技术特征加氯化钠至溶解，是将氯化钠作为溶解用的，与对比文件用氯化钠调节等渗不同，且前后次序不同。但创业服务中心对氯化钠的溶解对象未予说明，对次序不同所带来的有益效果也未说明，故对其主张本院不予认定。因此，第3793号决定认定本专利权利要求1相对于对比文件不具备创造性是正确的。权利要求2是权利要求1的从属权利要求，是对于乙酸乙酯纯度的进一步限定。在医药行业，使用化学纯或分析纯溶剂做萃取剂是公知的常识，因此，在权利要求1相对于现有技术不具备创造性的前提下，权利要求2也不具备创造性。第3793号决定认为权利要求3与对比文件存在4点区别，一是对比文件没有公开权利要求3中的全草量与水量的用量比及萃取剂的用量，二是对比文件没有用“低温”两字限定减压浓缩，三是对于浓缩程度的表达方式不同，四是最后一步的调节溶液酸碱度的先后顺序略有差异。创业服务中心主张决定归纳的区别太笼统，不详细，但未说明其主张的根据及相应后果。对于权利要求3相对于本专利的上述四点区别，第3793号决定认定其区别对于本领域普通技术人员而言均非实质性的进步，且未带来有益效果，并说明了理由。创业服务中心对此虽有异议，但未提供理由及证据。创业服务中心主张氯化钠的溶解是一个滤液分层的溶解，但本专利说明书对此未有说明。因此，第3793号决定认定权利要求3不具备创造性并无不当。

  根据以上理由，专利复审委员会作出的第3793号决定认定事实清楚、适用法律正确，程序合法，应予维持。创业服务中心的起诉理由均不能成立，其诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决如下：

  维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第3793号无效宣告请求审查决定。

  案件受理费1000元，由原告云南科技创业服务中心负担（已交纳）。

  如不服本判决，可在本判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，交纳上诉案件受理费1000元，上诉于北京市高级人民法院。如上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。







                     审  判  长马来客

                     审  判  员刘海旗

                     代理审判员李燕蓉



                  二ＯＯ三年十二月八日



                     书  记  员邢  军

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