中国保护知识产权立法与实践（下）

(中国人民大学(香港)法学研究生校友会会长畲英辉律师与李炳爱女仕)



以下是中国专利代理(香港)有限公司的李炳爱女仕 (专利代理人, 化学部副经理) 的讲演内容



等同原则

它的内容是从来没有改变过的，那么除了这个条款以外，专利法和实施细则对等同原则是没有做出过任何规定的。那么，我们看一下等同原则在我国官方档中第一次出现是1992年8月，有一份官方文件叫中国的知识产权制度，其实说实话，我本人也没有看过知识产权制度这个文件到底怎么样的。大家俗称叫中国科学技术蓝皮书（第七号）。它对等同原则作了如下的解释：

第一，在解释权利要求的时候要以权利要求书记载的实质内容为准，而不是以权利要求书的文字或措辞为准；

第二，不能以说明书或附图来确定专利保护的范围；

第三，为了清楚的明白权利要求所表示的实质内容，应当参考或研究说明书及附图；了解发明或实用新型的目的，作用和效果；

其实很简单的内容就是告诉我们要看权利要求书它实质的保护内容而不是只看它的文字，这就是等同原则一个最初的解释。



那么在这份蓝皮书第七号里面，它也对等同原则作了这么一个定义：所谓等同原则是指为实现相同的发明目的，所采用的技术手段在本质上相同，起到了实质上相同的作用，获得了实质上相同的效果，并且所属领域的普通技术人员研究说明书或附图后不经过创造性的智力劳动就能够联想到的技术方案，应当都认为是属于专利权的保护范围。这个就是最有名叫手段、功能、效果这三要素，采用了基本相同的技术手段，起到了基本相同的功能且获得了基本相同的效果，只要这三个基本相同那么就构成了一个等同侵权。



这手段、功能、效果三要素，在我国等同侵权中一直是使用的，它起源于美国最高法院，1950年的 “Graver Tank” 判决案。那么说到这个等同原则，其实最早是在美国建立发展起来的，这个概念的出现也是从美国那边建立起来的，那美国等同原则最早可以追溯到1818年，他们那时候有一个案例讲到等同原则，那么它经过100多年的发展，到1950年时，美国法院有一个特别出名的案例， “Graver Tank” 判决案，对等同原则进行了一系列的确定，且在这个案件中确定手段、功能、效果这三个要素，来确立等同原则。这个案例在美国其后的近50年，专利侵权的判断中是一个主要的法律依据。



我们中国的专利法也是采用了美国最高法院所确定的这个等同原则。在当时最典型的一个案例就是 “周林 - 频普仪” 专利侵权案。1995年北京高院做的一个案子。下面我简单的介绍一下这个案情。



“周林 - 频普仪” 专利侵权案

最早的时候是在1991年的时候，周林他是一个专利权人他向北京市中级人民法院起诉状告北京奥美公司侵权，起诉以后，北京奥美公司起诉宣告周林的专利发明无效，那周林也请求宣告奥美的实用新型无效。其实这里面有一个故事，就是周林他先申请了发明专利获得权利以后呢，他所在的公司就开始生产这个专利保护的一个装置，一个治疗仪，后来周林所在的公司与北京奥美公司合作，大家一起合作生产和销售这个产品，那么后来两家公司因为有一些合作上的纠纷就解除了这个合作条约，解除以后奥美公司他自己向专利局申请了一个实用新型，也是保护这个装置的，所以，周林有一个发明专利，奥美有一个实用新型专利，所以当他们有侵权诉讼纠纷时，大家都提出要求对方的专利无效。



那么北京市中级人民法院就中止了审理，之后，专利复审委员会就分别做出决定，宣告奥美公司的实用新型是全部无效，周林的专利是部分无效，就维持了部分的专利权。然后北京市中级人民法院继续审理，1993年做出裁决判定奥美公司是侵权，奥美公司上诉后，在1995年二审法院就维持一审判决。仍然判决奥美公司侵权，这是一个简单的案情介绍。



我们看看在这个案子里面具体关于法院是如何使用等同原则。这个案子涉及的周林的发明专利，名称就是人体频谱匹配效应场治疗装置及生产方法其实就是一个频谱治疗仪及它生产方法，它申请日是1987年，那个时候中国专利法刚刚实施2年的时间，非常早期的一个专利。



周林专利里面有一个第二独立权利要求是一个装置的权利要求。

产品权利要求，你看他写的很长，但其实跟大家说一下，就比较简单，他保的主题就是一个治疗装置，下面包括的都是它治疗装置的一些基本部件，最后这里是其特征在于，A和B两个，A特征是个发生层，含有很多化学组分，其含量也要有一定要求。 B是一个立体声的放音系统，把它概括一下就可以把权利要求概括为7个技术特征。 它前面的12345都是它所包括的一些基本部件，第6个特征就是刚才说的，A是一个发生层，是由14种化学组分组成的，这些化学组分的含量也有一定的限定，那么第7个特征就是立体声放音系统，那么我们将北京奥美公司的这个侵权产品和权利要求进行一下对比，就发现，侵权产品是具有相同的技术特征1到5，当它技术特征相同时，我们就可以略去不看了，但侵权产品不具有特征7，然后与它的特征6有差异。 那么有差异的特征6呢，我们再仔细分析一下，周林专利特征6里，刚才说它含有14种化学组分，但有一些组分它的含量是可以是零的，那么可以是零时，就是说，它可以不包含这些组分，所以就把他那些可以是零的成分作为任选成分，可以包含也可以不包含，这时就专门考虑它必须出现的组分，其实它只有7个必须出现的组分，那么被控侵权的产品含有三个组分，这三种组分也是这7种组分中的三组，氧化铬，氧化铁，氧化镁，那么再看一下，它们之间含量的比较，氧化铬主要成分占39.9%周林专利要求是25到85，很显然，它是落到了周林专利的保护范围。氧化铁，侵权产品用的含量是4.9%，周林专利用的是7到30，那么这氧化铁石没有落到周林专利的保护范围。但周林专利下限是7%，这侵权产品大概是5%。这个下限是比较接近的，这个含量是比较接近的，还有一个是氧化镁，它的含量是0.1%，在发生层里，它的含量是偏低的，属于非主要成份，那么在周林专利里，它要求的成分是0.5到8，很显然是没有落入周林专利的保护范围。



那么大家看了这个特征的比较，就可以看出。很显然，侵权产品和周林专利产品不是完全相同的，虽然特征1到5都是相同时，6不同，没有特征7。北京市高级人民法院是如何做出这个等同侵权的判决。高级人民法院认为，它两者的发生层都是以氧化铬，氧化铁为主要成份的，所以它把那么非主要成份，即含量低的，就是百分之零点几的，忽略不计了，说它们的主要成份是一致的，它们的含量是一致的或基本一致。氧化铬的含量是一致，氧化铁的含量是相似，是不一致的，虽然被控侵权产品与专利产品有差异，但这种差异，不是实质性的。该技术领域的普通技术人员无须创造性的劳动就可以实现这种变化，现在我写在这里的就是把北京市高级人民法院的最后的结论抄在这里，其实它做出这个结论之前，高院请了一些专家技术人员作了一些技术鉴定，这个含量不同或基本一致的时候，它对这个产品的功能和效果是不是受到影响，所以他们是经过一系列专家认定以后做出这么一个结论，这种差异不是实质性的。是技术领域的普通技术人员无须创造性劳动就可以实现的，因此在发生层配方组分的差异以及组分含量的差异，这两方面的差异实质上仅是一种在技术上，等效的手段替换。所以两者在发明目的或效果上，是相同或者一致，并且两者在个别技术创新上进行了等效置换，所以就构成了等同侵权，最后这个案子判决时侵权的，这个案例在我国开创了适用等同原则的先河。是一个非常典型的案例，大家也可能注意到北京高院忽略了特征7，就是在被控侵权产品里，它根本就没有特征7，所以这个案例使用了当时流行的一个多余指定原则。当时，高院认为它的特征7是一个立体声放声效果，当时周林专利把这个特征写进去呢。它其实是起一个辅助治疗的作用，能够在治疗的时候播放音乐，能够让病人心情愉快，在一个舒适的环境中，治疗各种疾病，它其实是一个辅助治疗的功能，那么，现在我们在纂写权利要求的时候，不会把写进独立权利要求里面，它属于附加的一个特征，应该写入从属权利要求里面，很显然是，在中国专利法实施的初期，申请人和专利代理人都没有什么经验，纂写时产生的一些失误，所以当时在判定侵权时就有这个一个规矩。

所以高院就认为这是一个多余的指定，认为它不应加入特征，可以不予考虑，以法院判决来看，很显然的看出，法院明显是保护专利权人的，“亲专利权人”，它也是鉴于当时的现状，就是想推进我国专利制度的发展，鼓励大家都去申请专利。



“Warner-Jenkinson” 专利侵权案

所以就是有这么一个当时的环境在那儿，那么到1997年，就出现了两件大事，一是1996年10月，最高法院设立了知识产权的审判厅，这是我国第一次设立的专门审判知识产权案件的审判厅。他的主要任务就是审理一些比较重大的知识产权案件，同时，对全国知识产权的审理，特别是专利侵权的审理做出指导，这就意味着我们国家专利侵权的审判走上了一个比较专业化的道路。还有一件事就是1997年3月，美国最高法院有一个新的案例的判决， “Warner-Jenkinson” 专利侵权案。 它确立了一系列的专利审理原则，其实最主要的就是关于等同原则。

刚才说过，就是在50年时， “Graver Tan” 案，确立了等同原则，就是从50年到97年时，将近50年的时间里，没有第二个案件再涉及这个等同原则，到1997年3月的时候，美国高院做出这个判决对当时有着非常重要的影响。



当时美国业界，甚至有一种呼声就是等同原则是不是应该存在，是不是应该从法律界消失，对待等同原则，专利界各种声音都有，如何进行判断，对公众的利益是否公平，因为等同原则的存在，其实无意中扩大了专利权人的保护范围，它是把专利权人在文字上出现的一种大家能够看到的范围用等同原则把它无限扩大了，是不是对公众的利益产生一定影响，是不是有存在的必要，当时是有争议的。

所以美国高院就受理了这个案件，然后就对等同原则，做出了澄清。对具体怎么应用这个等同原则也是做出了一系列的指引的 “Warner-Jenkinson” 这个案子对中国专利侵权诉讼中等同原则也产生了很大的影响。从下面这个案例就可以看出来。





“创格计算机” 侵权案

第二个案例就讲讲 “创格计算机” 侵权案，先简单介绍一下它的案情。98年时，深圳创格公司和马继光共同作为原告向北京市高级人民法院诉康柏公司专利侵权，因为他们当时是在北京方正集团的一个展览会上买了一个康柏公司的笔记本计算机，

深圳创格公司就发现，笔记本计算机是侵犯了他们的一个专利权，向北京市高级人民法院提起诉讼。同样，被告也是提出无效宣告请求，然后法院中止审理，到复审委做出决定，维持权利要求继续有效。



法院恢复审理，在2001年底时做出判决，驳回了深圳创格公司和马继光的诉讼请求，等于是判断不侵权，原被告都没有提起上诉。



那么我们再看看这个案例里面为什么北京高院判断没有侵权。

它涉及的是一个实用新型专利，这个实用新型名称是一个计算机，它前面有一个定义就是可替换电池及扩充卡座槽的这么一个计算机，这就是它计算机的一个主要特征，这个当时的发明人是马继光，后来就变更了，马继光和深圳创格公司作为共同专利权人，它的独立权利要求，就是保护的主题，就是它的名称所说的这样一个计算机，包括计算机主体，下面包括一些扩充卡组。其特征在于计算机主体的后面开设了两个座槽，然后它后面就讲这个座槽的特征，所以这两个座槽是主要的特征。我们也把它概括一下，它包括7个技术特征。你看我划线的几个特征都是跟它的座槽有关系的，其它的2、3、4和6呢，都是跟它的座槽的关系不是特别明显，这也是跟康柏笔记本计算机进行比较时，就可以看出来康柏笔记本计算机具有技术特征2、3、4和6，1、3、5都是关于座槽的，那笔记本计算机也是有座槽的，它的座槽是用于安装软盘驱动器及另一电池组，马继光的权利要求的第5个特征，它的座槽是用于安装扩充卡组和电池组，两个座槽安装的东西有一个是一样的都是电池组，那另外一个是不一样的，笔记本安装的是软盘驱动器，而权利要求里面说的是扩充卡组，那么这个软盘驱动器和扩充卡组，到底是不是一个东西呢，或可视为一个东西呢。结论就是根据电子计算机领域一般的知识就是公共常识，软盘驱动器一般不认为是扩充卡，因此两者的座槽是有不同功能和性质的，

结论还有一个关系，当时原被告在争辩的时候，原告就说软盘驱动器和扩充卡组

它们其实是可以视为等同的，因为特征5说尺寸适于电池组及扩充卡组，如果它尺寸稍微改变一下，那么它可能就适用于软盘驱动器，那么针对这一点，当时法院就采用了专利权人在无效程序中的争辩理由，争辩它有创造性而采用的禁止反悔的规定。



那么当时在无效程序当中呢，专利权人争辩他的专利相对于现有技术具有创造性，它是这样说的，本专利是具有两个结构完全相同的座槽，并且电池组和扩充卡组的尺寸也是完全相同的，所以上述现有技术与权利要求1的区别在于现有技术中座槽之间是不可互换的，而专利技术中座槽是可以互换的，而且正是这一区别特征使本专利具有自由替换互为备用的优越效果。

从而符合专利法关于创造性的规定。



其实专利权人争辩的时候就说，它的那两个座槽是大小尺寸结构都完全相同的，是可以互换的，而那个康柏的两个座槽刚好尺寸是不同的，是不能互换的，所以，高级人民法院就做出了不等同侵权的判决。

这个判决就很显然跟第一个案子是不同的，没有明显倾向于保护专利权人的利益，而是一个比较公平、公正的来分析，这个专利权的保护范围，做出一个比较公正的结论。所以从这个判决中可以看出中国法院当时已经能够用一种国际通行的原则来公正的审理专利侵权案。

这个也是通过96、97年，特别是97年，中国的法官也会重新再认识等同原则如何正确的使用。



专利法及其实施细则

到2001年，又发生了几件大事，2001年的7月1日第二次修改了专利法及其实施细则。伴随着第二次修改的专利法和实施细则开始实施，最高法院和北京高级人民法院都先后出台了一些司法解释，最高法院它出台了一个司法解释，在司法解释里第17条，它明确规定了等同原则，那么大家都知道最高法院出台的司法解释，在我国法院系统里，具有跟法律一样的效力。在这个司法解释里面，这个等同原则，等于是第一次出现在我国的法律档中，等于是认可了等同原则的法律地位。



那么北京高级人民法院随后也出台了一个《对专利侵权判断若干问题的意见》，虽然它是一个试行法，但它到现在一直都在使用这个意见。它其中对等同原则，做了一个非常全面的规定。它专门有一节讲等同原则，而且它下面大概分了十几点对等同原则进行非常详细的阐述，怎么样应用这个等同原则，然后它也专门列了一个小节讲禁止反悔原则，就是在等同原则中如何使用禁止反悔，也都作了一个非常全面的规定。



“东方机芯总厂” 诉 “江西金铃公司”

2001年发生这些事，对中国专利侵权的诉讼做了一个比较完善的规定，随后的几个案例呢，可以来看一看，下面写的这个案例是宁波市 “东方机芯总厂” 诉 “江西金铃公司”。 这个当时也是一个非常出名的一个案例，在业界引起了非常大的反响。这个案件当时审判长是蒋志培，审判员是王永昌，蒋审判长现在是知识产权庭的庭长，基本案情是这样的，



当时东方机芯总厂向南京市中级人民法院诉金铃公司。

然后一审时判定不侵权，原告上诉至高级人民法院，二审维持原判，仍然是不侵权，金铃厂再向最高人民法院申请再审，最后是最高人民法院推翻了一审二审的判决，判定侵权成立，这个比较有趣的是最高人民法院为什么要推翻了一审二审的判决。



那么我们来具体看一下。涉案的是一个发明专利，它的发明名称是机芯奏鸣装置音板的呈现方法及其设备。它涉及的主要也是一个设备，它的独立权利要求也是把它分为5个技术特征，第一个是这个设备，它包括的一些基本部件，下面讲它各个部件的一些特征，那么金铃公司的装置跟我们的专利的5个技术特征相比呢，金铃公司的装置具有1、2、4、5完全相同的技术特征，3是不相同的，特征3是说所述的盲板固定装置是一个开有梳缝的导向板，其实它就是说这个盲板的固定装置是导向板，这个导向板是固定盲板的，下面就是讲这个导向板怎么怎么样，那么你看金铃公司的装置里面，它也有盲板，但它的盲板不是安装在导向板上的，它对应导向板，有一个防震限位板，其实它就是导向板，也就是金铃公司里有一个防震限位板，还有一个中间拖板，它的盲板是安在中间拖板，而不是安装在导向板，那么所以一审法院就此作出判决，金铃公司生产的设备上没有导向板的装置，所以就缺少了专利保护的必要技术特征，就不构成侵权，因为你没有导向板，没有这个特征，当然就不是侵权。那么高级人民法院，首先它承认了导向板和防震限位板是相同的，其实这一点上就已经否决了一审的判决，实际上导向板和防震限位板是一样的，但防震限位板缺乏了专利中记载的导向板中能固定盲板这个必要技术特征，导致二者在功能、作用和效果上的不同，所以不构成等同作用的替代。意思是说，虽然导向板和防震限位板是一样的，但人家专利里的导向板是用来固定盲板的，但这个导向板，不用来固定盲板，所以缺少这一特征，所以导致功能、效果不同，所以不构成等同侵权。



我们来看一下最高人民法院为什么把一审、二审的判决都推翻了。最高人民法院认为，它先分析了导向板，专利中导向板的作用是把导向和固定这两个作用联合在一起的整体的装置。它的功能是既可以导向，又可以固定，对盲板有双重作用，构成一个整体的技术特征。再看被控侵权的产品和方法，它是将导向和固定这一整体的技术特征予以分解，替换成了防震线位板来导向，中间托板来固定，这样两个技术特征将这两个技术特征结为整体的时候，它其实仍然起导向和固定盲板的作用，这个最高人民法院分析的非常清楚，这种做法属于等同替换常见形式之一，这个是中国人的一个聪明做法，原来你一个部件起两个功能，现在我把这一个部件拆成两个部件，每一个部件各起其中一个功能，其实将它们合起来的时候与原来人家一个部件起的功能是一致的或是基本一致的。



最高人民法院就说原审法院没有将分解后的技术特征作为一个整体来考虑，故而认为两者在功能上不同是错误的，当时蒋审判长他指导做的这个案子的裁判文书写的是非常的精彩，大家有兴趣可以看一下。最高人民法院有很多判决，我只是摘取了跟我讲的等同原则有关的判决来跟大家探讨。最高人民法院还说，人民法院在对等同侵权判断时，将效果进行对比是必要的，也是正确的，但在比较时，要注意不能强调它们的效果完全相同，而我们在做等同侵权案子时，只要效果相似或基本相同就可以了，包括前面说的手段、功能、效果三要素时，都是用的基本上，就手段基本相同，功能基本相同，效果基本相同。



在专利侵权中通常出现的一种情况就是改劣实施。专利权人把专利的方法或装置稍微改变一下，结果出来可能要比专利的技术效果差，其实这就是侵权人把效果改差，其实也是等同替换的一种形式，也应该视为等同侵权，那么最高人民法院，也指出原审法院是忽略了改劣实施这种情况，过于强调效果的一致性，是与等同原则违背的。所以最后，最高人民法院做出了等同侵权的判决。





“大连仁达厂” 状告 “大连新益建材有限公司” 侵犯专利权

下面这个案例，比较有趣，大家看，审判长诗王永昌，他在前一个案例中，他是作为主审判员。等于是同样一个审判长参与两个案子的工作，这两个案子均是最高人民法院推翻了一审二审的判决，但刚好相反，前一个是最高人民法院最后判断是侵权，这个最高人民法院最后判断是不侵权，审判员是合中林。这个案情时这样的，2002年初的时候，大连仁达厂向大连市中级人民法院提起诉讼，状告大连新益建材有限公司侵犯专利权，一审法院判侵权，上诉后，二审法院维持一审判决，也是判定侵权，最后最高人民法院判定不侵权。下面来仔细看一下。



这个涉案的是一个实用新型，它的名称是混凝土薄壁桶体构件，其实是造房子用的原件。这个原告他是一个独占实施被许可人。它权利要求书是这样，它说是一种混凝土的薄壁桶体构件。它是由桶管和封闭桶管两端管口的桐底组成没，其实这就是说，桶的这么一个结构，这么一个简单的构件，它特征在于桶底以至少两层以上的玻璃纤维布结合而成，意思是桶管和桶底的结构是一样的，特征在于用的是水泥的一种的透明的材料。在水泥的中间加了一些玻璃纤维布，玻璃纤维布用来增加壁的强度，同时可以减轻壁的重量。要至少有两层以上的玻璃纤维布，每层玻璃纤维布都要有水泥隔开，我们先考虑两层，即最外层和最内层都要是水泥，这样最简单的结构有五层结构，最外层是水泥，然后是玻璃纤维布，再是水泥，再是玻璃纤维布，最后是水泥，就这样一个五层结构。它壁和桶底都是这种结构，它的权利要求书就是讲了这么一个内容。



被控的侵权产品跟这个权利要求相比较，相同点都是一个桶管和两个桶底，那不同点是被控的侵权产品这个桶管有一层玻璃纤维布，两个底部都是只有水泥，没有玻璃纤维布，这就是区别所在。



大连市中级人民法院为什么判等同侵权呢？大连市中级人民法院认为两者的手段基本相同，因为都是在水泥中加入玻璃纤维布，一个加了一层，一个加了两层，这就是数量上的差别，这种差别不会引起实质上的变化，它们功能也基本相同，因为加了玻璃纤维布，它们的功能都是一样的，起增加的作用，效果也基本相同，都是有效的减少了桶体的质量和楼层的重量，因为这个桶是盖房子用的，一层层盖上去，桶体轻的时候就可以减轻楼面的重量。



说它手段基本相同，功能基本相同，效果基本相同，构成了等同侵权。辽宁省高级人民法院的二审也判定是等同侵权，认为两者构思基本相同，层数的替换不产生实质上的变化。那么，看一下最高人民法院为什么判定不是等同侵权。



首先，判决中写道“凡是专利权人写入独立要求的技术内容，都是必要技术特征，都不应该别忽略。”大家有没有想到，我们讲的第一个案例里，当时北京市高院是把特征7——立体声发生效果给忽略掉了，当时使用了多余指定原则。

现在看看最高人民法院这么一句话，很明显已经把多余指定原则全盘否定了，这是就写“凡是专利权人写入独立要求的技术内容，都是必要技术特征，都不应该别忽略”而且都应当纳入技术特征之列。而且权利要求书的作用是用来确定专利权的保护范围。为什么有一个专利说明书，还要有一个权利要求书呢？他的作用就是让公众知道我的保护范围是什么，向公众表明范围的多少，使公众能知道实施什么样的行为构成侵权行为。



一方面是为专利权人提供合理的保护，另一方面确保公众享有使用的自由，这就是如何衡量专利权人和公众的利益。最高人民法院的判决写的是很精彩的，只有对权利要求书所记载的全部特征给予充分的尊重，那么，社会公众才不会因为权利要求内容的不可预见的变动而无所适从。如果不考虑技术特征，其内容可以变化，那么公众在使用技术时就不知道使用什么样的东西可能会侵犯权利，大家可能什么都不敢做。权利要求书里明确记载了要至少两层以上的玻璃纤维布，而且说明书里也说了“玻璃纤维布可以少至仅两层”，从未提到一层，因此在解释权利要求书时不应突破这一明确的限定条件。这一点，最高法院的意见是，明确规定了玻璃纤维布至少有两层，现在这个被控侵权产品只有一层，很明显是没有落入专利权的保护范围。



还有就是一层和两层的功能和效果是不是一致，最高法院也作了说明，因为说明书和权利要求书里面都说一定要至少两层，所以当本领域的一个普通技术人员在运用这个说明书时，他合理的预期是，一层可能是不可以的，只有两层才能达到一定的效果。一层可能强度达不到，重量可能也不能减轻太多。所以仅含一层玻璃纤维布是不能达到两层以上玻璃纤维布的基本相同效果的。所以最后判断它不是一个等同的技术特征，不构成等同侵权。



最后还有一点，最高法院说，其实“至少两层以上”在侵权诉讼两方争辩时，对专利权人说当时写“至少两层”等于是没有预见到一层也可达到基本相同的效果，也是属于类似一种疏忽的情况。其实第一个案例我们就讲了，它是把一个附加的技术特征写到了独立权利要求中，这里是没有预见到一层也可以起到相同的技术效果。但是最高法院没有采用专利权人的这种争辩，最高法院就认为，玻璃纤维布是一种公知的技术，他的这些性能和特点等于是在写说明书时大家都公知的，申请人应该预知到可能用一层也会起到相同的效果，所以，虽然是这样，在权利要求书中还是使用了“至少两层”，要承担这样写的后果。最高法院对这两个案子都是推翻了一审二审的判决，但是结论是完全相反的。两个都是典型的案子，对业界包括专利代理人，在做侵权意见分析的时候，起到了非常好的指导作用。



总结

前面几个案子，总结一下，就是等同侵权原则在我国专利侵权诉讼中，从它开始引入到我们重新认识再到怎样更公平的使用这一原则，到最近几年他的逐步完善过程。等同侵权原则走过了这么一个引入——再认识——逐步完善的过程，相信在将来的专利侵权诉讼中，等同侵权原则会更多更完善地使用。



我就讲这么多，谢谢大家！



(中国人民大学(香港)法学研究生校友会会长畲英辉律师与张海玲女仕)



以下是中国专利代理(香港)有限公司的张海玲女仕 (商标部副经理、律师) 对 “商标” 内容的讲演



我们国家的商标保护这几年来发展得非常迅速。我举一个例子，我们现在每年各类商标申请量将近有80万件。要是跟国外的同行讲起来，他们都觉得不可思议，非常之多，所以现在要求申请申请的趋势非常好。国内对商标品牌的认识可以讲比较深入人心，当然普及了也会有它的副作用。有人会觉得人家的商标好，我就拿来一抄，这种现象还是蛮多的，只不过我们国家从政府开始一直到一般的公众大家现在对这方面的认识跟几十年以前是不能比的，发展得非常快。我想举一个例子给大家，一看大家就知道。



“麦当奴” 案

2001年的时候，国内有人申请了一个商标, 当时他的想法就是要颠覆国外的商标，是字面上理解颠覆人家的商标，即把人家的商标颠倒过来用。他想通过这个商标，借人家的信誉，可以少花点力气，少花点钱就进入快餐这个行业。当时申请人讲得还挺理直气壮的，我最近翻了案卷，觉得很有意思。



我给大家看一个商标，大家看了不知道会不会想起国外某个商标。申请人要从字面上颠覆人家的商标。这个商标他不只申请了一个，而是申请了两个，他申请了一个英文商标Wonderful及 W 图形，还申请了一个中文商标万德福。当时是91年，申请人是北京的一个个人，他申请的时候就说发现中国的快餐业比较初步，所以想打出自己的旗号，搞一个商标。你看这个Wonderful的后面，yh是申请人名字的缩写，一般人不注意以为就是Wonderful，其实后面还有一个yh。他申请了以后，麦当劳公司就比较紧张。大家知道麦当劳进入国内市场比较早，也的确花了很多钱来维护M图形商标。所以，麦当劳非常紧张。可是这个申请人当时觉得自己没有什么地方做错，他觉得自己商标中的W字母既然已经是M字母颠倒放置了，那还有什么问题。



申请人在网上说这是他发展民族快餐业的一个很聪明的做法，而且说商标局跟他说了，你既然提交了商标申请，你就有权开店。他声称提交了商标申请以后有人比较支持，讲的好听点就是比较爱国吧，跟外国的大企业对抗。这个案子当时打的时候，弄得麦当劳很紧张，麦当劳当时给的证据差不多有好几寸厚。麦当劳直到异议期限的最后一天，也还是想要跟申请人谈判，想跟他和解，因为外国人也知道中国人不太喜欢对抗，所以想是不是能够谈判解决，没想到谈到最后也没谈成，最后就是在异议期限的最后一天提出了异议，那是91年的事情。



这个案子前一阵刚刚判下来，拖了很长时间。案件判下来，麦当劳知道以后，说是大好消息, 非常重要。为什么呢，如果纯纯是个W字母的商标，可以说大家都可以用。字母嘛，你不能说因为麦当劳有个M 商标就连W字母的使用都垄断了，但申请人商标的问题就在于，这个W本来可以用各种字形字体来表示，而麦当劳用的这个M是个很特别的字体，并不是在计算机里可以随便看到的普通字体，有点像双门，大家可以自己想象。麦当劳的这个设计，主要是这个字体非常有独特性，而申请人全世界所有的字体都不用，偏偏就用了这个字体。其实他的本意是想搭便车，让旁人一看到这个商标就想是不是和麦当劳有关。麦当劳的商品质量是有保证的，所以他就是想利用麦当劳商标的信誉，比较容易地把他的生意做起来，让人家觉得你这个商标是不是麦当劳快餐的一个子商标之类。其实，那样做是不合法的，因为这个无形财产是有价值的。麦当劳能把它做到人人皆知，花了很多的金钱和努力，轻易不会让别人未经许可占用，所以这个案子一直打到现在。现在麦当劳终于赢了。多年来，万德福快餐好像也没有做起来，这个案例说明现在国家商标局也好，法院也好，对驰名商标的保护力度还是比较大的。国内也好，国外也好，有关人士讲到这个问题，都觉得有很大的改进。



观众提问 : 北京的万德福快餐店现在怎么样？



答：申请人91年就说要开店，我估计是没有开，因为麦当劳也没有再到法院去提侵权诉讼。当时报纸上是一面倒，好像觉得麦当劳作为一个外国公司，来卖的都是高脂肪，高糖的食品，所以很多舆论都还是帮申请人，当时大家的商标概念也不强，觉得就是字母嘛，应该可以用，但他的问题就出在他这个商标用了麦当劳特殊的字体，他如果不用这个字体，用另外一个字体，相对来讲理由应该强很多。但是现在这个样子，很明显，我刚拿出来 Wonderfulhy及W 图形商标大家就笑，可见大家马上联想到的就是麦当劳的M 商标，而且申请人在对外的声明中说，我就是要颠覆国外的名牌，意图非常明显。



提问 : 如果申请人提出的商标是印刷体的W, 结果会怎么样？



作为麦当劳来讲，因为他的商标比较驰名，他可能需要的保护范围比较广，所以他仍然有可能会提异议, 但是会不会有那么大的胜算就不一定了，你不能因为有一个M商标就禁止所有的W都不能用，这从道理上有点讲不过去，但在上面这个案子中，申请人是很明显的抄袭。



“梦特娇” 案

我刚才讲过，侵权也好，纠纷也好，很多时候问题是出在自家的后院，是自己人，一般都是被许可方，国内的零售商，那些原来和商标权人有合同关系的人，最后出了问题。有一个案子，中文叫梦特娇，是用于服装的法国的一个商标。当时那个法国公司通过香港子公司和广东台资的一个公司合作，许可后者使用，销售这个牌子的服装，并在中国制造。这个台资公司做了一阵之后，法国公司就终止了和他们的合作关系。后来，该台资公司的一个董事以个人名义跑到中国去，注册了梦特娇及花的图形的商标，当时，法国公司并不知情，他们只在香港做，还不觉得中国市场有那么重要，所以并没有采取任何行动注册自己的商标。台资公司的这个人很聪明，他自己不出面，而是把这个商标注册卖给了一个广东公司，一二百万吧。广东公司就买了，他也不知道，买的时候是不是得查一查，至少合同中应该写明白，买的这个商标是卖方自己创造的，如果将来有问题的话，卖方要承担一切后果，至少帮买方一起来辩护。广东公司买了以后就开始制造，销售梦特娇牌的服装及配件。法国公司知道以后，认为是侵权，所以法国公司最后对付钱买商标的广东公司提出了侵权起诉。广东公司花了那么多钱，买了大概有十多二十几个商标，都是各种各样的梦特娇商标。广东公司声称商标是我花钱买来的，但是你花钱买来的是偷来的东西啊，这个官司打得死去活来，最后，中国公司败诉，台湾个人逃之夭夭，没事了。开始的时候，台湾个人跟中国公司说你不用害怕，这是我注册的，我注册了就是我的，法国公司没注册，活该，中国是先申请制。你没注册，对不起了。但实际上根据现有资料，查明了该台湾个人同法国公司的关系，他们之间原先有合作关系，尽管是间接的关系，证明该台湾个人利用不当手段剽窃了梦特娇商标，未经许可注册了这个商标，并且以转让的方式从中牟利。这当然是中国法律不允许的，`最后中国公司败诉，赔了不少钱。



这说明，作为一个商标权人，你选你的分销商也好，选你的代理商也好，要特别当心，在合同里要特别注明知识产权的所有权及对方使用的权利和范围。



“美国公司汽车零件” 案

我们最近有一个美国客户，是做汽车零件的，这个美国客户有一个蛮好的商标，可是他在中国用了这么多年却从来没想到要去注册，差不多有十来年吧，一直这样倒也相安无事。他的中国分销商做得不错，向他交的提成费也很好。一直到他要换分销商了，跑来找我们说，我要换分销商。我们一看就问他你这个商标有没有注册啊，他说没有，那就注吧。



申请递交上去以后，收到官方意见书，被人家在先注册的商标挡住了，审查员通知说你这个商标已经有人注册了，是谁呢`，是他原来的分销商，而且再查查，看看还有没有其它的商标，结果一共查到32个注册，全部是以那个前分销商的名义注册的。好在分销商还没有和他彻底断绝关系，所以客户还能找那分销商谈判，要求他赶快转让这些注册。这下那个分销商倒有理了，说因为当时你们没有想到保护，我提前帮你想到了。我花了钱帮你保护这些商标，你能不能给我点钱把这些商标买回去。客户很生气，说那是我的商标，我从来没让你去注册。你注册完了，还想卖给我，卖个十万八万，没门！最后这个案子解决的时候，客户支付了转让备案的申请费，算是把这个案子了结了。所以，实际上，很多时候，注册你的商标的人，往往就是你的分销商，他也没跟你说。当你找到他的时候，态度好的就会说我帮你注册了，态度坏的就说我不太清楚有这个事，我得查一查。我们上面讲的这个案子，前后历时一年多，到现在还没有完全办完。分销商口头答应你，最后以各种各样的原因拖延。所以很多时候，就是自己的分销商会有问题。我们建议客户写合同时就要写好，要把知识产权这一块，商标这一块，当成一个非常重要的部分写清楚，不然就可能会有问题。



“大荣华月饼” 案

下面我还想举一些例子。很多人想通过商标注册把竞争对手挡在市场外面。有的时候，一些商品通用名称也会糊里胡涂地给注册了。大家知道香港有个大荣华饼店，前两年，申请了两个月饼商标，一个是双黄莲蓉，一个是双黄白莲蓉。他那边一发申请，国内月饼行业就非常紧张了，广东省那些做月饼的店家，大家集合起来以行业协会的名义，向商标局提异议。你想想看，如果双黄莲蓉和双黄白莲蓉被注册成了商标，别人要卖一个莲蓉月饼都要向大荣华付钱，那怎么行，香港人好像还特别喜欢吃莲蓉月饼。这样的话，就没办法合理竞争了。广东的情况也差不多，广东也是广式月饼嘛。这件事情拖了很长很长时间，最后大荣华没有答辩，也未采取其它任何行动，他也知道，实在是同行业的反弹太大。所以这两个商标，先是批准了注册，后来受到异议，没有注册成功。也不知道商标局审批的时候怎么就批准了，其实这是一个相当通用的名称。因为好卖，大荣华就想，我要是能注册成商标的话，别人都不能随便使用，要用的话必须给我付钱，那多好啊。



“太妃糖” 案

最新的一个案例，不是莲蓉月饼，不过也涉及食品。大家知道糖果里有一种太妃糖。台湾有家公司竟然就注册了一个商标叫太妃。这家公司蛮有名的，主要生产方便面等产品。这家公司拿到注册之后，他自己知道，太妃怎么可以随随便便就注册成商标呢？所以他倒没有怎么大张旗鼓，反而是我们国内各地的工商行政管理机构等等，有一帮特别积极的，凡是看到人家卖太妃糖的全部充公，罚款。国内有几百家生产，销售太妃糖的厂家，你这样充公，罚款人家受不了啊。结果国内那些糖果业的厂家大家联合起来，向商标局提出撤销太妃商标注册的申请，理由是太妃糖自英国发明一百多年以来，在中国也有60多年历史，大家从来都吃太妃糖，你现在把大家常用的商品名称给注册了，那我们以后还卖不卖太妃糖？太妃糖是糖果标准里一种类型的糖，例如，奶糖，太妃糖，焦糖，等等，糖果分好多种，太妃糖根本就是一个通用的名称，不可以成为注册商标。台湾公司答辩时称，我这个太妃跟你们讲的太妃不是一个字，真正的太妃的妃用的是这个字，我这个太妃是这个妃字，写法不一样，我注册了以后并没有垄断你们用的那个太妃啊，所以我这个太妃商标应该可以注册。他一开始讲的时候我还没注意两个妃字有区别，可见这两个字实在是太接近了，执法的工商行政管理机构的人一般是分不出来的，他们还是照样当侵权扣货，罚款。那家台湾公司还说，其实我也没有指控任何人，没有主动维权，都是人家瞎起劲那样去做。但是不行啊，太妃在糖果上注册以后，糖果行业的正常竞争就要受到影响。这个案子还没判，我估计最后太妃商标注册是要被撤销的。不然的话，对国内的那些生产糖果厂商来讲，非常不公平。



“亚草席” 案

还有一个案例，夏天大家都喜欢用席子，现在有一种新产品的席子，叫亚草席。所谓亚草席，指用木浆压成的木条编成的一种席子，比较牢固，柔软，轻巧。浙江宁波有家公司把亚草当成一个商标，然后去申请了注册，拿到注册以后，逐一告他的竞争者，包括他的一个主要竞争者，一家上海公司。这家上海公司和这家宁波公司同是国内一个很大的超市的家纺产品供货商，他现在就拿着这个亚草商标注册去告人家，要人家停止生产和销售亚草席。此案跟太妃糖案不太一样，亚草牌子还没有完全做出名来。现在，上海的被告召集了很多行业内的专家，大家撰文，联合起来，从亚草席这个产品的开发历史讲起，说明这是一个新的商品通用名称，不应该被任何人垄断。这个案子也还在待审阶段。



有时候，人们很喜欢采用通用名称作商标，这就是商标律师和那些做市场开发的人士常常发生冲突的地方。对我们商标律师来讲，最容易注册的商标是跟使用该商标的产品没有什么直接关系的用词，但从市场推销的角度讲，最好一个商标跟产品有直接关系，使人一看到马上就会联想到该商品，但那种商标不太能够注册成功。所以在选择一个新的商标时，如果没有好好动脑筋，将来就可能会有问题。



提问：你刚才说的，麦当劳，不能够凭想象来判断，要根据法律，哪一条法律，哪怕是违反那一条法，才能无效？这才符合依法办事。



答：法律规定如果一个申请人提交的商标同他人在先申请或注册的商标相同或近似，而且用在相同或类似的产品上，则不能获得注册。



提问：我这个是W啊！



答：要一般的公众觉得是不是有联想，是不是相似，可能你觉得没有联想，刚才我拿出来很多人笑，为什么笑？



提问：是笑，可是你不能作为一个法律判决的根据。



答：法律判决的根据就是看公众会不会觉得两个商标相似或者是相关。我刚才拿这个W图形商标出来，每个人都笑，这本身就说明了是不是相关。如果拿出来大家都没有感觉，都觉得这是一个独立的，同麦当劳的M图形商标完全不相关的商标，那这两个商标就应该是可以区分的。就像我讲的，这个W 商标，最最关键的是抄了麦当劳的特色字体，特殊设计，申请人如果是用一个印刷体的W字母作商标，我估计情况会好一点。我刚才给大家看W图形商标，非常明显。判断相似不相似不是主观的，很多时候当事人会做市场调查，就是去问一般的老百姓，你看到一个商标会联想到什么。我相信，如果把申请人这个W图形商标拿出来，一般的人都会笑，一般的人都会想到麦当劳的M商标吧。很多人都会吧，不是每一个人，可能你不会想到。所以说我给大家看W图形商标，大家会笑，就说明有联想。



提问：为什么麦当劳会赢？



答：法律上有规定，又碰巧麦当劳又是一个比较驰名的商标。



提问：梦特娇，根据哪一条，不是先注原则。先注就有权。根据哪一条说我没有权。



答：因为申请人原来同商标权人有关系，有条件知晓商标权人的商标，而且那个商标非常独特，不可能独立设计出来，那就可以推定申请人抄了人家的商标。



提问：先注是由法律根据的，但你说那个 ..



答：有法律，我们讲先注册原则，不包括抄袭他人的商标。如果是一个很常用的字，比如说太阳，朝阳牌，外国有，但是外国客户没有来中国申请注册，你自己独立地设计了一个朝阳牌商标，这可以很容易做到。你先申请注册，你是善意的，就应该让你注册，但是如果像梦特娇这样特殊的花的图形，你抄的完全是一模一样，还说是独立设计出来的，这种可能性就非常小。大家提交了证据以后，由法院或者商标局来判断。有多少可能性是抄的，我们当时给的证据，就是证明他以前知晓商标权人的商标, 再加上商标的独特性，以此来推定他是抄袭。就像我说的，像太阳、月亮，这种你在家拍拍脑袋都可以想出来的商标，有可能不止一人可以独立构想出来，但如果你说像梦特娇这样特殊的花的图形商标，有一个人在世界的另外一个角落，完全独立设计出来一个一模一样的商标，可能性就相当小。所以最后就是根据可能性来判断。



还有，今天早上刘教授也讲过，国内有的时候，部门和部门之间的关系没有完全理顺，所以，碰到具体案子时会觉得比较无奈。像我们最近有一个案子，客户在世界上大概有一百多年历史，它是专门做大型机床轴承的，做了一百多年，美国的分销是向香港做，大概做了十来年吧。它有一个牌子，我现在不好讲他是什么牌子，因为现在这个案子还在进行。假设是X牌，当时通过他香港的分公司，用了国内一家分销机构在国内销售。从做生意的角度讲，国内的分销商是一个非常精明的人。做了几年以后，两家的业务关系就终止了。于是，这个人把他原来的公司关掉，在深圳又开了一家公司，同时以这家公司的名义申请了这个牌子的商标注册。接着，我们的客户把他这个X牌子的轴承，交给国内另外一个代理商去销售，这本是正常的，但是这位抢注的前分销商竟然以商标侵权为由，对客户的现任国内代理商提出行政诉讼，通知当地的工商行政管理部门，抓人扣货。此案报告给客户时，客户搞不懂，说我这个商标已用一百年了，怎么还会把我当成被告给扣了呢，东西全扣了，一两百万的货。他们来找我们的时候，我们就问他你在中国有没有申请，客户对在中国保护的概念不够强，没有申请。但是它是真正的商标所有人，不应该受到这种不公正的待遇，因为那边是抢注。然后我们就联系当地有关的工商行政管理部门，最后人是放了。但是，该部门说，我们没有办法等很长时间，还是要扣你的货，罚你的款，因为这个前分销商是有商标注册的。这时候客户已经提交了自己的商标申请，同时也对前经销商的商标注册提出了撤销申请，可是因为在我们国家，一年有80万件新申请，商标局人手不足，所以一个撤销案件差不多要等3到5年。明明知道这个案子客户最终会赢，因为客户提供了证据证明他是真正的商标所有人，只要证明证明前经销商是抢注的话，他的商标注册最终是会被撤销的。可是因为要等三年到五年，这边等不起，所以就没办法了。



这当中有个协调问题，大家都是工商行政管理局，商标局也是归工商行政管理局，打假的那个部门也是归工商行政管理局，但是就是没有协调好，没办法等。我上个星期同客户开会，客户抱怨说哪有这样的事情，我明明是商标权人，最后还要罚我。大概最后是罚他二十几万吧，因为对那个部门来讲，他需要这笔钱来证明他今年的打假工作是有成效的。结果，客户作为真正的商标权人，竟然还要被罚钱。没办法，他们最后只能自己安慰自己，把罚款当是在中国做生意的一种正常开支。实际上是不应该这样的。



提问：别的地方有没有好的做法？



答：南京，江苏省的做法就不一样。如果在国外的话，真正的商标权人就应该上法院去告抢注的人，然后打假的整个程序就会等法院的判决结果，再决定如何处理。这样的话，前经销商因为是抢注，他的商标注册最终是会被撤销的，他的侵权诉讼也不会赢。这种情况在国外会让行政诉讼的程序等商标局的决定，可是在中国又等不起。哪一方上诉，等七八年是很正常的事情，实在是等不了那么长时间，客户说我的轴承到那个时候全部都锈掉了，也没有用了。案子发展到最后，客户实际上就是赔钱了。其实不应该是这样的，就是因为法还没有完全协调好吧！



有人问能不能告，事实上也不能告，因为国内好多法院非常尊重工商行政管理局，工商行政管理局在做决定时，已经跟法院通过气了，所以你去讲也是白讲，你去告了就判得更快，说不定还判得重一点。所以还是不能告。这个行业发展非常快，可能有一些东西还是有一个过程吧，慢慢会跟上国际上比较流行的做法。



“狗不理” 包子案

还有，前一阵看到一个案子。大家知道狗不理包子，狗不理是一个很有名的商标，在国外也很有名，好几年以前，国内商标权人的分销商在日本就注册了这个商标。我就说说中国公司怎么处理这个案子。当时，分销商未经允许注册了这个商标，中国公司跟他提出以后，日本公司说，我这就把这个商标注册无偿地转还给你，可以吧。大家觉得是比较合理的，但是中国公司说不行，觉得要是接受了日本公司的转让，等于承认了日本公司是该商标的所有人, 那怎么可以！我们中国公司才是所有人。



那该怎么办呢？中国公司要求日本公司撤销日本的商标注册，由中国公司重新申请。其实你想想看，重新申请，有好几个问题：一是在这段时间中，有没有其它人再提出申请；二是有一个比较早的注册日，将来打击人家侵权的时候，在确认在日本的商标权的时候，那个比较早的日期是非常宝贵的。其实在国外，未经许可注册别人商标的有的是，最简单的办法就是把它转让过来。可是我们有些中国公司想问题比较复杂，认为如果我转让了你的东西，不就相当于承认这个东西原来是你的而不是我的，那怎么可以？所以多打了四五年的官司。



最后日本公司的确是听了中国公司的话，说我也不撤销了，该续展的时候我不续展吧，让它自动失效。你要的话你再申请吧。最后是用这种方式解决的。如果是正常的转让，可以提前好几年解决问题。结果当这个商标注册失效以后，日本的特许厅不放心，说好好的商标为什么就不要了呢？中国公司后来申请，还得证明原来的商标权人真的是不要了，还得要日本公司专门写一个放弃声明才行，多出很多事情。所以不光是侵权的人，就是真正的商标权人，本身的观念也有更新提高的问题。



总结

跟专利相比，商标一般都涉及人们的日常生活，同我们每个人的关系都非常密切。许多商标非常重要，商标权人花很多钱保护，商标本身非常值钱，打起维权官司来也都竭尽全力。这方面国内现在做得很有意思，在国际上说话很有分量，以前不行。现在国际商标界无论做什么事情都要看看中国怎么样，当然骂我们的也是蛮多的。但你想我们一年那么多申请量，是美国的4倍。所以这一行做起来相当有意思。我们国内的公司现在也开始有保护意识，过去向国外申请的不多，现在向国外申请的也蛮多的。过去向国外申请的大都是私营老板，国营的公司不申请，你跟他说你这一个商标很要紧啊，不要被人家抢注了，你应该把他拿回来啊，有的国企老总就会讲，再过三年我在哪我都不知道，让后面的人去费心吧。但现在许多公司就比较有概念，全球概念，有的还矫枉过正，恨不得在全世界所有的国家都注册，碰到这种情况我们就会跟他讲，你用不着全部都注册，你得看是不是真正需要花这么多钱，但至少证明他们开始知道商标的重要性了。



这个行业现在发展得很快，很多人都愿意投身，非常有趣，是一个朝阳专业，大有可为。